Реферат: Аудит интеллектуальной собственности.

Реферат на тему

АУДИТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Практическое применение интеллектуальной собственности в предпринимательской деятельности порождает ряд проблем. Поэтому предпринимателям и юристам-практикам важно знать особенности документального оформления использования объектов интеллектуальной собственности в нематериальных активах предприятия и основные положения методологии аудита интеллектуальной собственности. При этом под "аудитом интеллектуальной собственности" в рамках данной статьи понимается экспертиза (ревизия) юридических и учетных документов, относящихся к используемым на предприятии объектам интеллектуальной собственности..

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Интеллектуальная собственность (ИС) в практике предприятия может реализовываться в двух основных формах:

- в качестве вклада в уставный фонд (капитал) предприятия [1];

- в хозяйственной деятельности предприятия в качестве "нематериальных активов".

Возможность использования объектов ИС в качестве вклада в уставный фонд предусмотрена п. 37 Положения об акционерных обществах, в соответствии с которым вкладом участника в уставный фонд предприятия (акционерного общества) наряду с материальным имуществом и денежными средствами могут быть имущественные права, в том числе и права пользования объектами промышленной и интеллектуальной собственности, то есть права на использование произведений науки, литературы, искусства и других видов творческой деятельности в сфере производства.

При этом необходимо учитывать, что уставный фонд представляет собой совокупность вкладов (в денежном выражении) участников (собственников) в имущество при создании предприятия для обеспечения его деятельности в размерах, определенных учредительными документами (п. 57 Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации).

К нематериальным активам предприятия в соответствии с "Положением о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг), включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, учитываемых при налогообложении прибыли" "относятся затраты предприятия в нематериальные объекты, используемые в течение долгосрочного периода в хозяйственной деятельности и приносящие доход: права пользования земельными участками, природными ресурсами, патенты, лицензии, "ноу-хау", программные продукты, монопольные права и привилегии (включая лицензии на определенные виды деятельности), организационные расходы (включая плату за государственную регистрацию предприятия, брокерское место), торговые марки, товарные знаки и т. п.", то есть права интеллектуальной и промышленной собственности и иные аналогичные права.

Использование ИС в уставном фонде позволяет предприятию и авторам - создателям ИС получить следующие практические преимущества:

- сформировать значительный по размерам уставный фонд без отвлечения денежных средств и обеспечить доступ к банковским кредитам и инвестициям (ИС можно использовать наравне с другим имуществом предприятия в качестве объекта залога при получении кредитов);

- амортизировать ИС в уставном фонде и заместить ИС реальными денежными средствами (капитализировать ИС). При этом амортизационные отчисления на законных основаниях включаются в себестоимость продукции (не облагаются налогом на прибыль);

- авторам и предприятиям - владельцам ИС участвовать в качестве учредителей (собственников) при организации дочерних и самостоятельных фирм без отвлечения денежных средств.

Использование ИС в хозяйственной деятельности позволит:

- документально подтвердить права собственности и поставить объекты ИС на баланс в качестве имущества предприятия. Это дает возможность производить амортизацию ИС и образовывать соответствующие фонды амортизационных отчислений за счет себестоимости продукции;

- получить дополнительные доходы за передачу прав на использование объектов ИС, а также обеспечить обоснованное регулирование расценок на продукцию инновационной деятельности предприятия в зависимости от объема передаваемых прав на использование ИС;

- выплачивать авторское вознаграждение физическим лицам (авторам) минуя фонд оплаты труда с включением затрат в себестоимость (без традиционных отчислений в страховые и иные фонды и без ограничения размеров выплат с отнесением затрат на выплату авторского вознаграждения на статью себестоимости продукции - "прочие расходы").

Кроме этого документальное подтверждение прав собственности и прав на использование ИС, а также получение официальных охранных документов позволяет обеспечить реальный контроль за долей рынка и возможность законного преследования недобросовестных конкурентов и "пиратов" (нарушителей исключительных прав на объекты ИС).

Однако получение официально предоставляемых действующим законодательством возможностей и преимуществ практического использования ИС требует детального знания нормативных актов и правильного оформления соответствующих юридических документов. Поэтому для предпринимателей и юристов предприятий может быть интересен практический опыт Компании патентных поверенных "Петропатент" (г. Санкт-Петербург) в области аудита и анализа особенностей документального оформления объектов ИС в деятельности предприятия.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Обобщенное понятие "Интеллектуальная собственность" (ИС) включает в себя "права, относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям, исполнительской деятельности, изобретениям, научным открытиям, промышленным образцам, товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим обозначениям, к защите против недобросовестной конкуренции, а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной и художественной областях" (п. VIII, ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности).

В Законе "О собственности в РСФСР" прямо оговорено (п. 4 ст. 2), что "объектами интеллектуальной собственности являются произведения науки, литературы, искусства и других видов творческой деятельности в сфере производства, в том числе открытия, изобретения, рационализаторские предложения, промышленные образцы, программы для ЭВМ, базы данных, экспертные системы, ноухау, торговые секреты, товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслуживания".

Понятие "объекты ИС" включает в себя понятия "объекты авторского права" и "объекты промышленной собственности".

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения (п. 1 ст. 6 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах"), в том числе и программы для ЭВМ и базы данных, произведения декоративно-прикладного искусства, произведения архитектуры и фотографические произведения. Однако авторское право не распространяется на идеи, методы, процессы, системы, концепции, принципы, открытия, факты (п. 4 ст. 6 Закона "Об авторском праве...").

Характерной особенностью использования объектов авторского права является необходимость оформления авторского договора на передачу имущественных прав, поскольку права на использование произведения, прямо не переданные по авторскому договору, считаются непереданными (п. 2 ст. 31 Закона "Об авторском праве..."). Поэтому правильное оформление авторских договоров важно не только для обеспечения возможности получения авторского вознаграждения, но и для подтверждения прав собственности и фактов передачи прав на использование произведений.

Объектами промышленной собственности (ПрС) в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности (абзац второй ст. 1) являются объекты правовой охраны - изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, фирменные наименования и указания мест происхождения товаров. Отношения, связанные с созданием, правовой охраной и использованием объектов промышленной собственности в Российской Федерации, регулируются Патентным законом РФ, Законом РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров", а также межправительственными соглашениями и международными договорами и другими нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

Официальные охранные документы подтверждают приоритет и исключительное право патентообладателей на использование данных объектов. То есть использовать данные объекты можно только после официального разрешения (лицензии) патентообладателей. Это практически единственный вид монополии, который официально поощряется государством и без которого невозможно развитие рыночных отношений в промышленном производстве. В частности, действие Закона РФ "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" "не распространяется на отношения, регулируемые нормами правовой охраны изобретений, промышленных образцов, товарных знаков и авторских прав" (п. 3 ст. 3).

Приведем отдельные выдержки из законов, подтверждающие объем и особенности реализации монопольных прав патентообладателей:

"Права на изобретение, полезную модель, промышленный образец охраняет закон и подтверждает патент на изобретение, свидетельство на полезную модель или патент на промышленный образец. Патент удостоверяет приоритет, авторство изобретения, полезной модели или промышленного образца и исключительное право на их использование" (пп. 1, 2 ст. 3 Патентного закона), включая право запретить использование указанных объектов другим лицам (там же, п. 1 ст. 10).

"Нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изобретение, полезную модель, промышленный образец, а также введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, изготовленного непосредственно способом, охраняемым патентом на изобретение. При этом новый продукт считается полученным запатентованным способом при отсутствии доказательств противного" (п. 3 ст. 10 Патентного закона).

"По требованию патентообладателя нарушение патента должно быть прекращено, а физическое или юридическое лицо, виновное в нарушении патента, обязано возместить патентообладателю причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации" (п. 2 ст. 14 того же Закона).

"Любое лицо, не являющееся патентообладателем, вправе использовать изобретение, полезную модель, промышленный образец, защищенные патентом, лишь с разрешения патентообладателя (на основе лицензионного договора). По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором" (там же, п. 1 ст. 13 ).

Свидетельство на зарегистрированный товарный знак "удостоверяет приоритет товарного знака, исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве" (п. 2 ст. 3 Закона "О товарных знаках...").

"Владелец товарного знака имеет исключительное право пользоваться и распоряжаться товарным знаком, а также запрещать его использование другим лицам.

Никто не может использовать охраняемый в Российской Федерации товарный знак без разрешения его владельца.

Нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения сходного с ним до степени смешения, в отношении однородных товаров" (ст. 4 этого же Закона).

"Защита гражданских прав от незаконного использования товарного знака помимо требований о прекращении нарушения или взыскания причиненных убытков осуществляется также путем:

публикации судебного решения в целях восстановления деловой репутации потерпевшего;

удаления с товара или его упаковки незаконно используемого товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо уничтожения изготовленных изображений товарного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения" (п. 2 ст. 46 Закона "О товарных знаках...").

АУДИТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

При практическом использовании ИС в хозяйственной деятельности предприятия, особенно при документальном оформлении права собственности или права на использование, важно оперативно определить наличие и правильность оформления соответствующих документов, то есть провести аудит ИС.

Как показывает практика Компании патентных поверенных "Петропатент", аудит ИС целесообразно проводить по следующей схеме:

Объект ИС

- идентификация объекта интеллектуальной собственности, проверка факта его наличия и использования в производственной деятельности;

Охранные документы

- проверка наличия и действительности охранных документов "по объекту", срокам охраны и территории действия охранных документов на объекты промышленной собственности;

Права на ИС

- анализ документов, подтверждающих права предприятия на объекты интеллектуальной собственности;

Стоимость ИС

- анализ стоимостных документов;

Учет ИС

- анализ документов бухгалтерского учета объектов интеллектуальной собственности.

При аудите объектов ИС, как и при аудите других объектов собственности, в первую очередь необходимо проверить факт наличия и факт использования объектов ИС в сфере производства. Это достигается проверкой документов, в которых этот объект описан, изображен или иным образом зафиксирован на материальных носителях, например в прилагаемом к охранному документу описании, а также проверкой документов, подтверждающих практическое использование данных объектов в продукции предприятия или в его производственных процессах и технологиях. Это может быть документация, в которой описана технология производственного процесса, конструкторская документация, изображения образцов продукции, программы для ЭВМ, базы данных или другая документация, позволяющая не только идентифицировать данный объект ИС, но и подтвердить факты использования конкретных объектов в производственном процессе предприятия.

Главным критерием экспертизы на данном этапе является обеспечение возможности идентификации объектов ИС, установление факта их наличия и использования.

Применительно к объектам промышленной собственности (ПрС) как составной части ИС важно определить, существуют ли официальные охранные документы, подтверждающие права на объекты ПрС: патенты на изобретения и промышленные образцы, свидетельства на полезные модели и товарные знаки. Поэтому следующим этапом аудита является проверка наличия и действительности охранных документов на объекты ПрС.

Охранные документы, как правило, состоят из официальных грамот, выдаваемых соответствующим органом Патентного ведомства (Роспатента), и прилагаемых к грамотам описаний (изображений) объектов промышленной собственности.

При экспертизе действительности охранных документов необходимо проверить их действительность - "по объекту", "по территории" и "по срокам действия" охранного документа. Документ признается недействительным, если не соответствует любому из данных критериев в отношении конкретного, используемого на предприятии объекта ПрС. При этом надо учитывать, что выдается только один официальный охранный документ (патент), который находится, как правило, у патентообладателя, а у лиц, которые используют данный объект по лицензии, может быть (должна быть) копия охранного документа и копии описания (изображения) объекта, а также официально зарегистрированный в Патентном ведомстве лицензионный договор.

Проверяя действительность охранного документа "по объекту", нужно учитывать, что объем правовой охраны, предоставляемый патентом на изобретение и свидетельством на полезную модель, определяется их формулой, выражающей сущность изобретения или полезной модели, патентом на промышленный образец - совокупностью его существенных признаков, отображенных на фотографиях изделия (макета, рисунка) (п. 4 ст. 3 Патентного закона), а свидетельством на товарный знак - перечнем товаров или услуг, указанных в свидетельстве (п. 2 ст. 3 Закона "О товарных знаках..."). То есть в отношении других объектов данный охранный документ будет недействительным. Поэтому целесообразно проведение сопоставительного анализа объектов ПрС, защищенных охранными документами, и объектов, используемых в производстве.

При экспертизе охранного документа "по территории" надо иметь в виду, что охранный документ действует только на территории той страны, в которой он выдан. Например, патент США действует только на территории США, а патент Российской Федерации - только на территории Российской Федерации. То есть изобретение по патенту США можно совершенно свободно использовать в России (при условии, что оно не запатентовано в России), и это не будет считаться нарушением патента США. Но реализация продукции по данному патенту на территории США будет признана фактом нарушения прав патентообладателя патента США.

Когда ведется экспертная оценка охранного документа "по срокам действия", учитывается тот факт, что практически все охранные документы имеют определенные в Законе сроки действия. Так, патент РФ на изобретение действует в течение 20 лет с даты поступления заявки в Патентное ведомство. Патент РФ на промышленный образец действует в течение 10 лет с даты подачи заявки, при этом по ходатайству патентообладателя срок может быть продлен, но не более чем на 5 лет. Свидетельство на полезную модель действует в течение 5 лет с возможным продлением на срок до 3 лет (п. 3 ст. 3 Патентного закона). Свидетель-ства на товарный знак, знак обслуживания и наименование мест происхождения товаров действуют 10 лет с возможным неоднократным продлением срока каждый раз на 10 лет (пп. 1, 2 ст. 16 Закона "О товарных знаках...").

Кроме того, действие охранных документов может быть прекращено по причинам официального признания их недействительными, по ходатайству патентообладателя или при неуплате в установленный срок пошлин за поддержание охранных документов в силе. При этом ведомства в своих официальных изданиях публикуют сведения о досрочном прекращении действия охранных документов.

Таким образом, проверка действительности охранных документов требует участия квалифицированных специалистов, способных осуществить объективную экспертизу действительности охранных документов. В таких случаях вам могут помочь патентные поверенные - специально подготовленные и официально зарегистрированные в Государственном реестре специалисты по регулированию отношений, возникающих в связи с созданием, правовой охраной и использованием объектов ИС.

Следующим этапом является проверка документов, подтверждающих права предприятия на данный объект ИС.

Для объектов ИС, не имеющих официальных охранных документов, например для научно-технических разработок типа ноу-хау, документами, закрепляющими права предприятия, могут быть договоры на создание и передачу научно-технической продукции, свидетельствующие о факте создания данного объекта (объектов) в процессе выполнения НИР или ОКР или подтверждающие создание данного объекта по заданию предприятия и при финансировании работ предприятием ("служебное задание" или "создание по заказу"). То есть документы, устанавливающие факты возникновения прав непосредственно на предприятии, либо документы, подтверждающие факты передачи предприятию прав на объекты ИС другими правообладателями (авторские договоры, договоры о передаче ноу-хау).

При наличии официальных охранных документов возможны три основных варианта возникновения прав предприятия на объекты промышленной собственности и соответственно следующие способы их документального оформления:

- объекты ПрС были созданы непосредственно на предприятии или по заказу предприятия (при финансировании разработок предприятием и с закреплением по договору прав собственности за предприятием) и потому изначально (по факту создания) предприятие обладает правами собственности на данные объекты и исключительными правами на их использование. В этом случае в охранных документах предприятие должно быть указано в качестве заявителя (патентообладателя), - лица, подавшего от своего имени заявку на выдачу патентов; получившего патент и обладающего имущественными правами на данные объекты и исключительными правами на их использование на основании полученного на его имя патента;

- объекты ПрС исходно были созданы на другой фирме, а затем права на них были полностью уступлены (переданы) предприятию. В этом случае должен быть официально зарегистрированный в Патентном ведомстве договор об уступке патента предприятию предыдущим патентообладателем. При этом необходимо учитывать, что официально не зарегистрированные договоры по полной уступке патента по закону признаются недействительными (п. 6 ст. 10 Патентного закона) со всеми вытекающими отсюда последствиями;

- предприятие получило от других патентообладателей официальное разрешение (лицензию) на право использования объектов ПрС. В этой ситуации необходимо наличие лицензионного договора. При этом лицензионные договоры на использование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков также подлежат обязательной регистрации в Патентном ведомстве и без официальной регистрации по закону признаются недействительными (п. 2 ст. 13 Патентного закона).

Основным содержанием данного этапа является проверка действительности прав предприятия на объекты ИС, объема его прав (является объект собственностью предприятия или оно обладает только правом на использование данного объекта), срока обладания правами и других основных договорных условий закрепления прав собственности или прав на использование объектов ИС.

Затем целесообразно проверить стоимостные документы, то есть документы, где отражается стоимость приобретения (создания) объектов ИС и величина затрат, необходимых для приведения объектов в состояние, пригодное для его использования на предприятии. По общему правилу оценка осуществляется в денежном выражении путем суммирования фактически произведенных расходов (п. 11 Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации). При этом в соответствии с Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий при первоначальной оценке стоимости нематериальных активов - объектов ИС возможны следующие способы оценки:

- в случае вложения ИС в уставный фонд - по договоренности сторон (учредителей, участников предприятия);

- если объекты ИС приобретены за плату у других предприятий и лиц (а также созданы на самом предприятии)

- исходя из фактически произведенных затрат по приобретению (созданию) и приведению в состояние готовности этих объектов;

- когда объекты ИС получены от других предприятий и лиц безвозмездно - экспертным путем.

Бухгалтерский учет объектов ИС как составной части нематериальных активов (подп. "ш" п. 2 Положения о составе затрат.., включаемых в себестоимость...) осуществляется на счете 04, предназначенном для обобщения информации о наличии и движении нематериальных активов, принадлежащих предприятию. Основанием для записи в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции.

Аналитический учет ИС по счету 04 "Нематериальные активы" ведется по видам и отдельным объектам нематериальных активов (объектам ИС).

Объекты ИС, как и другие объекты нематериальных активов, отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на приобретение и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, и переносят свою первоначальную стоимость на издержки производства или обращения (амортизируются) по нормам, определяемым на предприятии исходя из установленного срока их использования (п. 49 Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации).

Таким образом, характерными особенностями аудита ИС, в отличие от аудита других активов предприятия, являются техническая экспертиза объектов и анализ связанных с ними прав. Поэтому при проведении аудита ИС необходимы экспертиза объектов ИС и юридический анализ документов, отражающих основанные на объектах ИС права, что может быть на практике осуществлено привлечением к аудиту в качестве консультантов и экспертов патентных поверенных, специализирующихся по данным вопросам.

ВЫВОДЫ

1. Интеллектуальная собственность является объектом собственности, которым можно не только владеть, пользоваться и распоряжаться, но и (при правильном документальном оформлении) использовать в уставном фонде и в хозяйственной деятельности предприятия в качестве нематериальных активов.

2. Реальную помощь в организации и документальном оформлении использования интеллектуальной собственности, защите прав и экспертизе могут оказать патентные поверенные - официально зарегистрированные в Государственном реестре специалисты по регулированию отношений при создании, правовой охране и использовании интеллектуальной собственности.

3. Проведение аудита (экспертизы) интеллектуальной собственности по предлагаемому алгоритму позволяет значительно сократить трудозатраты, так как в случае выявления отсутствия объекта ИС или его нетождественности отраженному в документах объекту проведение дальнейшей проверки теряет смысл (нет объекта - нет и вытекающих из него прав). Принципиальным является также наличие и действительность официальных охранных документов и наличие прав предприятия на объекты ИС, так как в учетных документах предприятия отражаются только ценности, принадлежащие предприятию на правах собственности или на правах использования (нет права на объект - не может быть и учета объекта).

Примечание.

1. См. статью автора "Интеллектуальная собственность в уставном капитале"// Хозяйство и право, 1994, № 5, с.134.